从典型案例看国际贸易中商标权的法律保护

2018-10-11

（一）从案例看实务中涉外定牌加工（OEM）行为商标侵权认定

案外人SOYODA S.A.公司于2000年3月27日经厄瓜多尔知识产权研究院IEPI国家工业产权局批准，注册“SOYODA”商标，使用商品为各类刷子，有效期至2020年3月27日。

2010年9月28日，SOYODA S.A.公司法定代理人出具《授权书》，授权沭阳县奋进制刷厂（以下简称“奋进制刷厂”）生产“SOYODA”牌子的各种刷子类产品，但所有生产的产品只能出口给SOYODA S.A.公司，不允许自己销售或者销售给第三者公司。其后，奋进制刷厂依代理出口协议委托沭阳中远进出口有限公司（以下简称“中远进出口公司”）代理标有“SOYODA”商标标识的油漆刷出口报关。2010年10月21日，喻德新收到上海海关《确认知识产权侵权状况通知书》，要求对中远公司出口涉嫌侵犯“SOYODA”注册商标产品的行为进行确认，喻德新于2010年10月25日向上海海关提出申请，2010年12月1日，涉案货物被上海海关予以扣留。

喻德新经我国商标局核准注册“SOYODA”商标，注册有效期自2003年10月14日至2013年10月13日，核定使用商品为第21类长柄柏油刷、刷制品、擦罐和容器用刷、动物用梳、电刷（机器部件除外），其主张奋进制刷厂作为生产商、中远进出口公司作为出口代理商，侵犯其注册商标专用权，请求法院判令奋进制刷厂、中远进出口公司停止侵权、赔偿损失。

二审意见：奋进制刷厂、中远进出口公司已尽必要审查义务（委托人在境外有商标注册，对被告有授权）其行为不构成商标侵权，从而驳回喻德新的诉讼请求。

拉科斯特衬衫股份有限公司（以下简称“拉科斯特公司”）为鳄鱼图形及“LACOSTE”的商标权人，主要核定使用商品范围为服装等。

江阴宏鑫制衣有限公司（以下简称“宏鑫公司”）接受韩国Shelton公司的委托，生产男式、女式T恤衫并出口至韩国，订单上显示的产品名称为“Pique Polo Shirt”，标注的商标为鳄鱼图形及“LACOSTE”文字。

苏州工业园区善衣服饰有限公司系Shelton公司在国内投资设立的外商独资企业，该公司有关人员以Shelton公司的名义向宏鑫公司提供了订单项下的服装面料样品、工艺要求、产品的商标标识及内容虚假的商标使用许可授权书等。2006年1月，上海海关作出行政处罚决定，没收宏鑫公司上述侵权货物，并处罚款85000元。2006年5月，江阴市工商行政管理局以商标侵权为由作出行政处罚，没收宏鑫公司余下库存的37434件T恤衫，并处罚款78万元。

拉科斯特公司起诉认为宏鑫公司的上述行为侵犯了拉科斯特公司的注册商标专用权，请求判令宏鑫公司停止侵权行为，赔偿经济损失。

二审意见：国际贸易中的定牌加工人应当对委托人是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查，未尽到注意义务加工侵犯他人注册商标专用权商品的，应承担相应的损害赔偿责任。由于宏鑫公司未对Shelton公司出具的商标使用许可授权书进行翻译，也没有进行必要的查询和核实，应认定其未尽到充分注意的义务，主观上具有过错，故二审判决宏鑫公司的行为侵犯商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴公司”）系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标的商标权人。

2013年10月1日，江苏常佳金峰动力机械有限公司（以下简称“常佳公司”）与印度尼西亚企业PTADIPERKASABUANA（以下简称“印尼PTADI公司”）签订一份委托书，内容为：PTADIPERKASABUANA以“DONGFENG（东风）”商标及标志（证书号码：IDM000089328）持有人的身份，委托常佳公司依据商标证书号码IDM000089328以“DONGFENG（东风）”商标及标志，生产柴油机及柴油机组件，出口至进出口商，但仅可以在印度尼西亚销售。

印尼PTADI公司系在印度尼西亚注册成立的公司，并系印度尼西亚注册编号为IDM000089328商标证书登记的“DONGFENG（东风）”商标所有人。

2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件（包括机体总成、油箱、水箱），运抵国印度尼西亚。上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由，向常州海关提出扣留申请。常州海关根据上柴公司的申请于同年10月23日将常佳公司申报出口的上述柴油机配件予以扣留。

上柴公司起诉认为“东风”商标是我国的为驰名商标，常佳公司未经其许可，在柴油机等商品上擅自使用与其注册商标相同的商标，并生产制造大量假冒上柴公司“东风”牌柴油机等产品，应立即停止侵权行为，赔偿经济损失。

一审认为，基于商标权的地域性，上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。常佳公司根据印度尼西亚商标权人的委托，依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚，构成定牌加工。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。

二审认为，上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性商标，即以中文“东风”与汉语拼音“dongfeng”为主要部分，其注册明显不具有合理性。常佳公司作为接受印尼PTADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，故已构成商标侵权，应当立即停止侵权行为，赔偿经济损失。

最高院认为，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。常佳公司经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。故常佳公司不构成侵权，判令维持一审判决。

从以上典型案例中可得出涉外定牌加工（OEM）行为商标侵权认定的原则：

（一）一般认定原则

一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，一般认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权。

（二）例外认定原则

作出不侵权认定时，要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到必要审查注意义务为前提。对于国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业未尽到合理注意与避让义务，判令其承担相应的民事侵权责任。

现阶段，我国法院在处理商标侵权纠纷案件时，应结合国际经贸形势发展的客观现实，对特定时期特定市场的交易形式进行具体分析，准确判断相关行为对于商标权人合法权益的实际影响，才能更为准确的适用法律。在国际贸易分工与经贸合作日益紧密的复杂形势下，基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量，根据不同情形个案认定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，更加符合我国经济社会发展的实际，这既可以保护正当的涉外定牌加工国际贸易行为，又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。

故企业在从事OEM贴牌加工时，可以从以下两个方面进行风险防范：一是对外商所指定的贴牌商标，审查在其本国及我国有没有注册、是否为驰名商标；二是要求外商提供合法的权利证书、授权文书。除此之外，对于在国内具有一定影响力的商标或驰名商标，在接受OEM贴牌加工时，要特别注意防范风险。如外商在国内尚未注册，而客户的订单又是长期的，应提醒客户及时申请注册，或者经客户同意，由我方自行申请注册。

值得注意的是，在我国处理近似商标时，其原则与相同商标一致：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。

海关作为商品的进出口监督管理机关，在现行的国际贸易中处于幕后辅助地位，对于提高国际贸易产品的质量、缓解贸易摩擦具有不可替代的作用。为了控制在多边贸易中出现的各种侵害知识产权的活动恶化，各国在进行立法保护和司法保护的同时，也纷纷把保护知识产权的重点转移到行政手段保护，特别是海关保护。在这样的时代背景下，我国已经基本上建立了相对完善的知识产权海关保护的法律体系，形成一套较为有效的知识产权海关保护体系。在上述案件中，中国海关都在其中充当了保护的角色。

在查询海关备案时，特殊情况下可合理利用海关保护规则：未备案的注册商标，海关不会主动采取保护措施；无论是否进行海关备案，海关均不会主动采取保护措施。

特别提醒的是：我方作外贸代理出口，在外贸代理合同中要与生产商签订知识产权免责条款，并尽到合理的注意义务。在多数情况下（特别是专利侵权），外贸代理可免除赔偿责任。即便承担了赔偿责任，亦保留了向生产商追索的权利。

一旦发生侵权纠纷，要合理运用各种抗辩方法，尽量避免海关直接作出侵权认定：海关直接认定侵权时，将导致没收、罚款、企业信用降级；海关不能认定是否构成侵权时，一般通过司法诉讼解决，但无论结果如何，均不涉及企业信用降级。